Marka, başka bir işletmeye ait mal veya hizmetin bir başka işletmeye ait mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan bir işaretler bütünüdür. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) esas olarak tescilli markayı korumaktadır yani bir markanın SMK’dan doğan haklara haiz olması o markanın tesciline bağlıdır. Markanın tescil edilmesi, marka sahibine markayı kullanma hakkını tanımaktadır.
Markanın tesciliyle, marka sahibine nimetlerle birlikte bir takım külfetlere de öngörülmüştür. Markanın gerçek kullanıma teşvik etmek için, SMK kapsamında markanın kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
Türkiye’de tescil edilen bir marka, ciddi olarak işlevine uygun bir biçimde ait olduğu mal ve hizmet grubunda markanın sahibi tarafından kullanılmalıdır. Kanunda öngörülen 5 yıllık hoşgörü süresi içerisinde, marka kullanılmazsa ya da kullanılmamasında haklı bir sebep de gösterilmemişse iptali yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır.
Markanın kullanılmaması bir diğer sonucu ise, markanın kullanılmaması hem hükümsüzlük davalarında hem de tecavüz davalarında davalı tarafından def’i olarak ileri sürülebilir.
SMK’da marka tam olarak tanımlanmamış olsa da SMK’nın 4’ncü maddesi ile “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması…” şeklinde dolaylı olarak tanımlanmıştır. Markanın tanımı, 556 S. KHK’de de doğrudan verilmemiştir. Markanın tanımına ilişkin, tarafı olduğumuz Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’nın (“TRIPS Sözleşmesi”) 15’nci maddesi ile işletmeler arasındaki ayırt ediciliği sağlayan işaretler bütün olduğu ifade edilmiştir.
1. Markanın Kullanılması ve Hukuki Boyutu
Markanın kullanılmasına ilişkin SMK’nun 9’ncu maddesinde yer alan düzenleme ile kanun koyucu, markanın şekli olarak kullanılmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Markanın, marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi şekilde kullanılması gerekmektedir ki marka ayırt edicilik işlevine haiz olabilsin.
Markasal kullanıma örnek olarak, işletme reklamlarında ve ilanlarda markanın kullanılması, ticari defterlerde, makbuzlarda markanın yer alması halleri gösterilmiştir. Öğretide, markanın kullanılmasının hukuki boyutuna ilişkin tartışmalar devam etmektedir ancak kanaatimce markanın kullanılması, bir külfet niteliğindedir. SMK’da markanın kullanılmamasının hukuki yaptırımının markanın iptali olması, iptalden itibaren sonuç doğurması, üçüncü kişilerin talebi üzerine incelemenin başlatılması vs. bunların hepsi külfet olarak kabul edildiğine dair işaretlerdir.
2. Marka Kullanımının Kapsamı
Markanın yer, kişi, mal ve hizmetler, marka kullanımının ciddi olması ve zaman bakımından olmak üzere kullanımının kapsamı belirlenmektedir:
Yer bakımından kullanım: Markanın Türkiye’de ciddi bir biçimde süreklilik sağlanarak kullanılması gerekmektedir. Markanın internet yoluyla kullanımının, kullanım teşkil etmesi için, markanın internet web sitesine yurtiçindenerişilebilirliği, Türk kullanıcılara hitabı ve web sitesinin yurt içinden takip edilebilme oranın değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kişi bakımından kullanım: Tescil edilen bir marka, SMK m.9/1 uyarınca marka sahibi tarafından kullanılmadır. Üçüncü kişilerin kullanımının kabulü için ise SMK m. 9/3 uyarınca marka sahibi tarafından hukuka uygun işlemler neticesinde (lisans, tek satıcılık sözleşmesi vs.) izin verilerek bırakılması gerekmektedir.
Mal ve hizmetler bakımından kullanım: SMK m. 9 uyarınca bir marka, tescil olduğu mal veya hizmet sınıfındamarka sahibi veya vekili tarafından tescil olunan sınıfın tamamında ya da bir kısmında uygun bir biçimde kullanılması esastır.
Marka kullanımının ciddi olması: Marka üzerindeki hakların devam edebilmesi için marka sahibinin ciddi kullanımı aranır. Ciddi kullanımı, yalnızca marka sahibinden değil; izin verilen üçüncü kişilerde de ararız. SMK m. 9’da ciddi kullanım hallerinin ne olduğu açıkça sayılmamıştır. Ciddi kullanımla markanın “reklam, garanti ve kaynak gösterme işlevlerini yerine getirecek şekilde etkin olarak piyasalarda kullanılması ve ayırt edicilik” kastedilmektedir. Öğretideki bir görüş, satış taklitlerinin yapılmasını ve gösteriş yapmak amacıyla sınırlı üretim yapılmasını ciddi kullanım olarak kabul edilmeyeceğini ifade etmiştir.
SMK’nın m. 26/4 fıkrası uyarınca, marka sahibinin kullanmama nedeniyle iptal yaptırımı baskısı ile karışılacağı düşüncesine binaen, talebin TÜRKPATENT’e sunulmasından önceki üç aylık kullanımının dikkate alınmayacağıhüküm altına alınmıştır. Ciddi kullanım, her somut olay nezdinde -örneğin, pazardaki talep miktarının- bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Pazarın korunmasını sağlayan markanın ciddi anlamda kullanımına ilişkin her somut olay kendi içerisinde değerlendirilir.
Zaman bakımından kullanım (Hoşgörü Süresi): SMK ile, marka sahibi beş yıl olan hoşgörü süresi içerisinde markasını kullanmasa da iptal yaptırımı ile karşılaşmayacaktır. Beş yıllık hoşgörü süresinin, tescil işlemlerinin tüm aşamalarının sona ermesinin ardından markanın sicile kaydedilmesi sonucunda başlaması gerektiği görüşü hakimdir. SMK m. 26/4 uyarınca hoşgörü süresinin bitimi ile iptal talebinin TÜRKPATENT’e sunulduğu tarih arasında marka ciddi şekilde kullanılmışsa talep reddedilir. Yukarıda bahsetmiş olduğum husustan farklı olarak burada, iptal talebinde bulunacak hissiyle hareket etmediğinden iptal talebinin reddedilebileceği hüküm altına alınmıştır. Markanın kullanılmamasında, marka sahibi tarafından öngörülemeyen ve öngörmesi beklenmeyen hallerde yani haklı nedenin var olduğu (deprem, sel, yangın, ekonomik buhranı kapsayan mücbir sebepler vs.) durumlarda, hoşgörü süresi işlememektedir. Lisans sözleşmeleri açısından, inhisari olmayan lisans sözleşmeleri lisans alanın tekelinde olmadığından marka sahibinin markanınım kullanılmasını beklemesine gerek yoktur. İnhisari olan lisans sözleşmelerinde ise, SMK m. 24/2 uyarınca üçüncü bir kişiye lisans veremeyen marka sahibi kendi hakkını da saklı tutmamışsa markayı kullanamayacağından markayı devralan markanın kullanmak zorundadır.
3. Markanın Kullanılması Olarak Sayılan Durumlar
SMK m. 9/1’de markanın kullanılması için esas olan haller belirtilmiş ve SMK m. 9/2 ve 3’te markanın kullanılmasına örnek olan haller sayılmıştır. SMK’da örnek sayılan hallere dayanak teşkil eden uluslararası düzenlemelerden Paris Sözleşmesi, AB Marka Tüzüğü ve ABD Direktifidir.
3.1. Ayırt Edici Özellik Değiştirilmeden Tescilli Markanın Farklı Unsurlarla Kullanımı
SMK’da kullanım olarak kabul edilen hallerden birisi ayırt edici özellik değiştirilmeden tescilli markanın farklı bir unsurla kullanılmasıdır. Avrupa BriliğiAdalet Divanı’ nın (“ABAD“) 2003 tarihli C-12/12 sayılı “Colloseum Holding AG v. Levi StraussCo” kararında Levi’s etiketinin tescil edilen boyuttan farklı olarak kullanılmasını ayırt edici özelliğini değiştirmediğinden kullanım olarak kabul edilmiştir.
Tescil edilen bir markanın ayırt edici özelliği değiştirilmeden günümüze uyarlanmasına “tacking” denilmektedir. Örnek vermek gerekirse; bir markanın yazı şeklinin modernleştirilerek kullanılması ayırt edicilik işlevini koruduğundan kullanım olarak kabul edilmiştir. Ancak başka örnek vermek gerekirse; “Süper Nana” markasının “Nana” olarak kullanılması markanın ayırt edicilik işlevine aykırı bir kullanım oluşturmaktadır. Kısacası, bütünlüğü bozmadan tüketiciler nezdinde farklı marka algısı yaratmayan, kullanımlar geçerli kullanım sayılmıştır.
3.2. İhracat Yapmak Adına Mal veya Ambalajlarda Markanın Kullanımı
Kanunda markanın kullanılmasına sınırlama getirilmemiş olsa da, Kullanım İspat Kılavuzu’nda ihracat yapmak adına mal ve ambalajlarda markanın kullanımınınım Türkiye içerisinde olması halinde kullanımın gerçekleştiği belirtilmiştir.
3.3. İzin ile Markanın Kullanımı
Üçüncü kişinin marka sahibinin izni ile markayı kullanması SMK’da markasal kullanım olarak kabul edilmiştir. Marka sahibinin izni olmadan markanın kullanılması kullanım kapsamında değildir. Marka sahibinin verdiği izinde, sözleşme ile verilmesi şartı aranmadığından delil ile ispat edildiğinde markasal kullanım olarak kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
SGU HUKUK LAW & CONSULTING
